Algunas reflexiones sobre el concepto de uso de una marca como requisito de conservación de un registro
Por Juan Carlos Ojam y Camila Sirianni *
* Esta nota fue publicada en el Dial.com el 10 de octubre de 2023, elDial DC32C8
Introducción – Planteo de la cuestión
En el vertiginoso mundo de los negocios, donde las fronteras se desvanecen por la omnipresencia de Internet y las redes, muchos coincidirán en que las legislaciones no siempre logran acompañar los cambios. Así, los actores del mundo de la Propiedad Intelectual (PI), nos enfrentamos a constantes desafíos para lograr la efectiva protección de los activos intangibles.
La globalización, junto con los avances tecnológicos, han cambiado la forma en que las empresas operan y promocionan sus productos y servicios, lo que a su vez plantea interrogantes con respecto a los conceptos tradicionales respecto de la protección de las marcas.
En este artículo, exploraremos cómo las demandas del comercio (y por qué no, de los usuarios) y las nuevas tendencias en el uso de las marcas desafían las normas existentes, en especial, respecto del requisito de uso para la
conservación de un registro marcario.
Conforme nuestro sistema, el uso en la República Argentina1 es un requisito sine qua non para repeler una acción de caducidad por falta de uso contra un registro. Nos preguntamos entonces si esta afirmación no admite matices, si no depende del tipo de marca cuestionada, de las características del consumidor al que está destinada, o de las pruebas que se puedan aportar, entre otros factores.
Creemos que la legislación podría no estar alineada con la dinámica del mercado en esta cuestión.
Las empresas que operan a nivel internacional promocionan y venden sus productos y servicios en múltiples países por medio de plataformas que trascienden las fronteras, por lo que nos atrevemos a decir que, en determinados casos, el requisito espacial queda vetusto.
En efecto, el derecho marcario en su enfoque tradicional únicamente asocia el uso de una marca con la comercialización de un producto o la prestación de un servicio. En la era de la conectividad y las redes sociales, lo tradicional debe evolucionar y darle relevancia a la presencia de una marca no sólo en el mercado, sino en la mente de los consumidores. Este fenómeno se puede dar con una marca que aún no llegó formalmente al país o con una marca que, debido a decisiones empresariales o por los embates del comercio, dejó de existir.
Durante mucho tiempo el foco principal en la protección de marcas se centraba en su uso en el mercado local. Si una marca no se comercializaba en el país o región específica, durante un determinado período de tiempo no se consideraba digna de protección y debía ser eliminada del registro de marcas. Esto se basaba en la idea de que el valor, y su consecuente protección, sólo se construía a través de la comercialización de productos o servicios en ese mercado. No era cuestionable entonces que la protección de las marcas se centrara únicamente en su uso dentro de las fronteras del país del registro. Si la marca no era utilizada, era una buena práctica eliminarla del registro para que no obstaculizara nuevas marcas que sí tuvieran intenciones de ser utilizadas.
Este enfoque priorizaba la idea de que sólo el uso de la marca lograba penetrar la mente de los consumidores. Décadas atrás, era impensado sostener que una marca sin uso fuese notoriamente conocida por un gran número de personas, incluso por personas que nunca habían consumido la marca en cuestión.
Aún antes de la explosión y masificación de Internet en nuestro país, hubo marcas que se ganaron un lugar en la cabeza de los consumidores, sin tener presencia en el mercado local. Marcas extranjeras como OAKLEY, MC
DONALDS, MICROSOFT, AMAZON, APPLE y tantas otras lograron ganarse un lugar antes de su comercialización. Dichas marcas comenzaron a ser conocidas, ya sea por el boom de viajeros argentinos durante la década del ‘90 o por el acceso a publicaciones internacionales y medios especializados que naturalmente llegaban a nuestro país.
Recordamos que la primera cafetería STARBUCKS que abrió en Argentina, en mayo de 2008 en el Shopping Alto Palermo de Buenos Aires, acumulaba filas de consumidores y fanáticos de la marca ansiosos por probar el café de la sirena que habían conocido estando fuera del país, o que simplemente habían visto u oído en series o películas norteamericanas. En menor escala, lo mismo sucedió cuando MC DONALDS abrió su primer local, en 1986.
Es evidente que, en estos casos que mencionamos, se desarrolló una clientela, incluso antes de que efectivamente se empezaran a usar las marcas en nuestro país. En otras palabras: el prestigio llegó aquí antes de la efectiva
comercialización del producto en cuestión.
Entonces nos preguntamos, si es tan importante el requisito del uso en sentido estricto, cuando hay marcas que se abren paso aún sin estar presentes mediante la comercialización de un producto o la prestación de un servicio, en el país en cuestión; o incluso en la situación opuesta, cuando la marca cayó en desuso o fue retirada del mercado.
Los titulares se enfrentan a la obligación de demostrar el uso continuo de sus marcas. Sin embargo, ¿es esto realista? Es decir, ¿estamos protegiendo a los consumidores de que no sean inducidos a error o engaño respecto del verdadero
origen de una marca? Como veremos, otras jurisdicciones claramente están más en línea con el aggiornamento de los conceptos tradicionales a la luz de la realidad del mercado.
La Ley de Marcas y el requisito espacial de uso
En nuestro país el derecho a una marca se obtiene con el registro2, independientemente de si fue utilizada o no al momento de ser solicitada. No obstante, la legislación introduce una norma que deja al descubierto la necesidad de uso de la marca para conservarla, frente a un pedido de caducidad de registro por falta de uso.
Nuestra primera Ley de Marcas3, no preveía el requisito de uso4 y tampoco establecía como medio de extinción a la caducidad. Pero, con el fin de evitar la proliferación de marcas sin uso en el registro, con la Ley 22.3625 se introdujo esa obligación.
Tras casi cuatro décadas de vigencia, dicha ley fue reformada en 20186, introduciéndose grandes cambios como el sistema de resolución de oposiciones ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), así como el planteo
de las acciones de caducidad por falta de uso y nulidades del art. 24 inc. a) en sede administrativa.
Sin embargo, a pesar de esta reforma, el requisito espacial se encuentra presente en el art. 267 y, en consecuencia, si una marca es atacada por falta de uso, su titular deberá demostrar uso en Argentina.
Los avances y transformaciones en la era digital nos pisan los talones minutos a minuto. La realidad en la que vivimos no admite distracciones.
Usualmente, se distinguían dos elementos como definitorios de una realidad: espacio y tiempo. Hoy, podemos ver que este vínculo tiende a desvanecerse.
Esta dicotomía, si bien necesaria para muchos ámbitos, en el mundo comercial pierde fuerza en la medida que el mercado progresa y elimina las fronteras, tal como se expresó más arriba.
Si bien prevalece el principio de territorialidad en el plano registral, hace tiempo que las marcas no quedan circunscriptas exclusivamente a un territorio. No podemos negar que existen infinidad de casos de marcas mundialmente conocidas que están registradas ante determinada Oficina de Marcas, aun cuando se encuentren en uso en otro territorio.
Entonces, el registro le otorga el derecho de exclusividad de uso de la marca a su titular. Ahora bien, ¿esa exclusividad tiene que estar contenida en un territorio para que la marca no sea cancelada por falta de uso? ¿Podemos, en la era digital, negarle carácter de uso a aquél que haya sido efectuado sin ataduras espaciales, en estos tiempos donde todo está interconectado?
Si la respuesta fuera afirmativa caeríamos en una negación de la realidad.
Hoy en día, lo digital vuelve obsoletos los límites marcados por las fronteras. El uso tradicionalmente se ha traducido en presencia o disponibilidad en el mercado. Sin embargo, no podemos pensar que esa disponibilidad se deba restringir a la presencia física del producto o servicio. Hay matices.
Siempre deben tenerse en cuenta las circunstancias del caso, desde el prestigio obtenido por la marca hasta las características del consumidor. Esto no significa ir en contra de la rationale de la ley, ni que –por esto— se fomente el registro de marcas especulativas.
Concretamente, el concepto de uso tradicional debería expandirse, para incluir la presencia en la mente de los consumidores como variable legítima de protección de una marca, incluso, cuando no hay una comercialización física de productos o servicios en un país dado.
Lugar de uso vs. lugar de prestación. Los casos Standard y Delta
Como vimos, nuestra ley exige uso de la marca en Argentina para repeler una acción de caducidad. Sin embargo, nuevamente no creemos que los límites espaciales deban ser aplicados a raja tabla, más cuando hablamos de la extinción de un derecho adquirido –siempre que el titular sea de buena fe-.
El 13 de julio de 2022, la Novena Sala de Recurso del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), revirtió el pedido de cancelación de THE STANDARD, marca conocida por identificar entre otros, servicios de hotelería, poniendo en jaque el concepto tradicional del requisito de uso espacial. Se trata del caso que en adelante llamaremos Standard8.
Previo a esta decisión, los tribunales europeos se ceñían al concepto de uso de la marca dentro del territorio de la Unión Europea. Este requerimiento no debía necesariamente extenderse a todo el territorio de la Unión, bastaba que el signo tuviera presencia en un país o en una pequeña área geográfica; con ello, el requisito de uso espacial quedaba cumplido.
Ahora bien, Standard solicitó ante la EUIPO la anulación de la caducidad por falta de uso decidida por la Sala Quinta9 contra su marca con diseño THE STANDARD10. La Sala Quinta había declarado la extinción del registro al considerar que no se había hecho uso efectivo de la marca en la Unión Europea.
Recién en la instancia de apelación, el titular logró convencer a las autoridades de que su marca había tenido uso efectivo dirigido a la Unión Europea, incluso sin ofrecer los servicios de hotelería allí, sino en los Estados Unidos de Norte América.
El titular aportó anuncios publicitarios, campañas promocionales dirigidas a clientes situados en la U.E., reservas efectuadas directamente por los clientes y/o por medio de agencias de viajes situadas en la U.E., facturas dirigidas a clientes residentes en la U.E., un portal de reservas accesible a clientes de la U.E. en el sitio web de Standard, e incluso cifras emitidas por el programa informático Google Analytics relativas al tráfico en el sitio web de la demandante.
Al resolver, el Tribunal consideró que la Oficina de Marcas había confundido la falta de uso de la marca con el lugar de prestación.
En otras palabras, desde esta la perspectiva del Tribunal, para que una marca tenga uso en la Unión Europea, no es necesario que los productos y servicios identificados se ofrezcan estrictamente en el territorio europeo.
Contrario sensu, para que una marca sea merecedora de protección en la U.E., lo importante es que el público consumidor tenga conocimiento de su existencia y que se haya logrado una vinculación entre la marca y el producto/servicio, más allá de que el producto/servicio sea ofrecido en un determinado lugar.
En casos como éstos, en los cuales la marca cuestionada tiene una amplia trayectoria en el mercado (Standard cuenta con hoteles en ciudades emblemáticas de los Estados Unidos de Norteamérica, como Nueva York y Miami), si se pretendiera la aplicación de exigencias espaciales, se vulnerarían los derechos del titular, que logró traspasar las fronteras de sus registros.
Como mencionamos recién, el Tribunal sostuvo que “la Sala de Recurso cometió un error al no distinguir entre el lugar de dichas prestaciones de servicios y el lugar de uso de la marca. Sólo este último es pertinente para el examen del uso
efectivo de una marca de la Unión”.
Asimismo, advirtió que “basta con afirmar que existe uso efectivo de una marca cuando ésta se utiliza de acuerdo con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos y servicios para los que ha sido registrada, con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios. Aunque el solicitante suministre productos o preste servicios fuera de la Unión Europea, es concebible que haga uso de dicha marca para crear o conservar un mercado para tales productos y servicios en la Unión Europea”.
La decisión tiene respaldo en las directrices de la EUIPO, pues en ellas se afirma que, cuando los productos o servicios designados por la marca se prestan en el extranjero -como los servicios de alojamiento-, la publicidad por sí sola puede bastar para constituir un uso efectivo (nos referimos a las Directrices de la EUIPO para el examen de las marcas de la Unión Europea, Parte C Oposición, Sección 6 Prueba del uso, apartado 2.3.3.3 -uso en la publicidad-).
Para la Sala Quinta, la prueba referida a anuncios u ofertas de venta, no podía ser aceptada, pues la marca THE STANDARD no se encontraba registrada para identificar servicios de publicidad, reserva, agencia de viajes o ventas. Este punto también fue rebatido por el TGUE, porque la publicidad y las ofertas de venta constituyen actos de uso de una marca, siendo pertinentes para demostrar el uso en relación con los servicios o productos para los que está registrada la marca controvertida, en la medida en que tales servicios o productos sean objeto
de publicidad y de ofertas de venta.
En este mismo sentido, el 30 mayo 2023 la Sala de Recurso EUIPO en otra decisión, revocó la anulación contra la marca THE STANDARD11, haciendo una cabal revaloración de la prueba, aplicando los mismos criterios que el TGUE en el caso mencionado.
El alcance territorial del uso no es un requisito autónomo que haga al uso efectivo, sino uno de los factores determinantes de ese uso que debe incluirse en un análisis global y examinarse al mismo tiempo que otros factores, para definir el mercado geográfico que sirve de referencia para cualquier análisis. Es decir, existe un mercado geográfico que puede extenderse más allá del territorio en el que la marca presta sus servicios. Esto nos permite levantar el punto de lo relevante de lograr distinguir entre el lugar de las prestaciones de servicios y el lugar de uso de la marca. En efecto, el uso no debe quedar sujeto sólo al lugar de uso, sino que el lugar de las prestaciones juega un rol clave para acreditar uso.
Análogos ejemplos a la marca THE STANDARD, cuyas instalaciones físicas se encuentran en determinado país, pero tienen clientes de todo el mundo, son las marcas que identifican tiendas departamentales, como macy’s, bloomingdale’s, saks fith avenue, target, el corte inglés, galleries lafayette, tienda paris. En todos estos casos, el prestigio y conocimiento por parte del público, excede el territorio del uso efectivo.
Vale mencionar que el caso Standard no es aislado y generó cierta tendencia a romper con las barreras espaciales: el 15 de agosto de 2023, en el caso Delta12, la Sala de Recurso de la EUIPO citó Standard in extenso, como un precedente en materia de servicios de carácter global.
La marca de la U.E. Delta Sky Club (Diseño), registrada para identificar “Servicios de transporte aéreo con instalaciones de salones en tránsito para la relajación de pasajeros” de la Clase 39, había recibido el pedido de cancelación por falta de uso por parte de Ontro, por no haber encontrado uso efectivo dentro de los cinco años previos a la acción.
La División de Anulación declaró la caducidad parcial para “servicios de transporte aéreo”, quedando la marca vigente para el resto de su cobertura. Conforme dicha División, toda la prueba aportada sólo demostraba el uso de la marca para los servicios de salones de tránsito para relajación de pasajeros.
En consecuencia, Ontro presentó un recurso contra la decisión por no haber declarado la caducidad para los servicios de “salones VIP”. La recurrente consideraba que Delta no había demostrado uso efectivo para esos servicios.
El recurso fue desestimado por la Sala de Recurso, pues la mera publicidad en este tipo de servicios globales, era prueba suficiente para constituir un uso efectivo –restándole importancia al requisito espacial-.
Según la Sala, para apreciar el uso efectivo de una marca, es preciso tener en cuenta, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las características del mercado. Estos salones se ofrecen en aeropuertos y por lo tanto, las instalaciones para relax de los pasajeros tienen un carácter global, ya que responden a las necesidades de los viajeros internacionales que pueden volar hacia diferentes destinos en todo el mundo. Es indudable que los aeropuertos son grandes centros de tránsito en los que convergen pasajeros de distintas nacionalidades.
Rechazar el uso de esta marca para los salones de relajación, hubiese ido en detrimento de las características de este servicio y del tipo de consumidores a los cuales apunta.
En este sentido, la Sala cita a Standard y sostiene que “en relación con los servicios, se señala que el lugar de prestación de los servicios debe distinguirse del lugar de uso de la marca, que es el lugar relevante para examinar el uso efectivo (…)”.
Estos casos muestran una tendencia que no puede ser ignorada. Creemos absurdo pretender que una marca pueda ser anulada por el hecho de que el producto o servicio no sea ofrecido –en términos tradicionales- en Argentina.
Es más, la Cámara Civil y Comercial Federal del fuero desde hace años sostiene que el término “utilización” corresponde a “todas las formas en las que una marca pueda hacerse advertible en el mercado”13. Es decir, lo que debe ser captado por el público es la puesta “en escena” de la marca, y no el producto/servicio en sí. El criterio que debe aplicarse en cuanto al uso, debe ser amplio, sin dejar desprotegida a una marca que no cumplió estrictamente con los límites espaciales que la ley establece.
Signos que están en la mente de los consumidores. Marcas zombies y
fanáticos de las marcas extranjeras.
Con el afán de seguir aggiornándonos e incorporar conceptos modernos que pueden cambiar la suerte de una marca que está siendo atacada por falta de uso, nos adentraremos en el mundo de las marcas que están en la mente de los
consumidores.
- Marcas zombies
Son aquellas que, por cuestiones económicas o decisiones empresariales o comerciales, son retiradas del mercado, pero se resisten a morir. Habiendo adquirido calidad de notorias –o no necesariamente-, caen en desuso y aun así
permanecen en la memoria de los consumidores.
Se trata, por lo general, de empresas que quebraron o que optaron por irse de determinado país abandonando ese o todos sus mercados, o sus productos o servicios quedaron obsoletos. Ejemplos hay muchos, y podemos mencionar marcas como PUMPER NIC, HARRODS, PANAM, ENCARTA DE MICROSOFT, BLOCKBUSTER, PIZZA HUT, FALCON –el mítico auto de FORD-. Mientras haya un grupo significativo de personas que las recuerde, estarán vivas. Acá no son sólo ex consumidores de la marca, sino también, seguidores, admiradores, fanáticos o coleccionistas.
Debemos dejarlas indemnes de cualquier embate porque, ¿qué ocurriría si la marca BLOCKBUSTER es cancelada por falta de uso y luego el nuevo titular lanza una plataforma de streaming con la marca BLOCKBUSTER?
Probablemente los consumidores creerían que la reconocida cadena de alquiler de películas decidió reinventarse en el mercado y volver a la vida.
Permitir su caducidad y posterior registro de una marca idéntica o similar, por un tercero ocasionaría aprovechamiento indebido del prestigio ajeno por parte del nuevo titular y claramente un acto de competencia desleal, incluso con el resto de los competidores del rubro del que se trate; pero mucho más disvalioso generaría una confusión en el mercado, de forma tal que un significativo grupo de consumidores se verán engañados en cuanto al origen de la marca en cuestión. Además, se le quitaría a su verdadero propietario, el creador de la marca, la posibilidad de volver al mercado.
Un caso que advertimos en los kioscos es el del chocolate GRAFFITI, cuyo origen se remonta a 1985, se discontinuó a fines de los ’90 y reapareció en 2017. También sucedió con el alfajor Suchard, que volvió al ruedo en 2013.
En esta línea, ¿podría alguien el día de mañana pretender el registro de Twitter como propio, aprovechando que esta marca mutó a X? No sería válido sostener que dentro de unos años la marca podría ser cancelada por su falta de uso. TWITTER y su pajarito se convirtieron en signos que trascenderán los tiempos, y aunque sean marcas zombies, quedarán en nuestro recuerdo por siempre y debemos protegerlas.
Siendo que el fin por excelencia de la legislación en materia de PI es evitar que se produzca confusión o engaño en el público consumidor, en quince años, ¿quién no pensaría al ver a Twitter nuevamente en el mercado que se trata de un resurgimiento de la red social directamente vinculado a la empresa que hoy compró Elon Musk?
Conforme lo relata Andrés O. Cacciali Puga14, este tema se debatió en España en el año 201415 por la marca original FAMOBIL (que luego pasó a ser PLAYMOBIL). Un tercero no sólo accedió al registro de la marca FAMOBIL, sino
que luego comenzó a comercializar imitaciones serviles de los reconocidos juguetes PLAYMOBIL.
Es así que el Tribunal hizo un análisis sobre la perdurabilidad en el tiempo del renombre de una marca, como lo era FAMOBIL, que estaba caduca por falta de uso, pero que sin lugar a dudas conservaba su prestigio.
La sentencia de Primera Instancia declaró que FAMOBIL y PLAYMOBIL eran dos signos asociados por los consumidores como sinónimos y que la utilización de uno de ellos, generaba un riesgo de confusión alto y especialmente una asociación directa con la marca original. Concluyó que no puede entenderse que FAMOBIL incurrió en una “dejación de su derecho” por no registrarlo, toda vez que, aunque hubiera sido registrado, hubiese caducado porque dejó de utilizarse. De todas formas, esto no implicaba que un tercero pudiera apropiarse del que era un signo entonces notorio.
Entendemos así que el prestigio y el reconocimiento por el público consumidor perdura en el tiempo y no se debe menoscabar el derecho del titular por el desuso de una marca que ha logrado posicionarse en el mercado. Aunque no esté disponible en el comercio, continúa y perdura en la mente del consumidor.
Si se negara protección a estas marcas, se generaría un grave perjuicio a los derechos de los consumidores, que caerían lógica y fácilmente en confusión, esperando igual calidad del producto o servicio que obtenían de la marca original.
Además, se trataría de una clara vulneración a las sanas prácticas comerciales y por ende un acto de competencia desleal, a raíz del aprovechamiento del prestigio ajeno.
En el mercado, la existencia de competencia para atraer clientela resulta inevitable, pero debe seguir ciertas reglas. Es decir, la búsqueda para acaparar y conseguir la atención del público consumidor, debe ser conseguido de manera que se adapte tanto a la moral, como a la normativa vigente en materia de competencia, en atención a las sanas prácticas comerciales.
En nuestro país, la Ley de Defensa de la Competencia, Ley de Defensa del Consumidor, así como la Ley de Marcas, abren un camino para determinar las conductas apropiadas para actuar en el mercado. Esto, dirigido a proteger los derechos de aquellos que de manera “limpia” logran imponerse en el mercado, siendo así reconocidos por los consumidores. Por el contrario, la ley no avala a aquellos que, para instalarse en el mercado, se aprovechan de logros ajenos mediante actos desleales.
En este sentido, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno al intentar apropiarse del registro de una marca que, si bien no ofrece sus productos o servicios actualmente en el mercado, pero que ha logrado reconocimiento por parte del público consumidor (de manera que vive en la mente de éstos), constituye una conducta desleal y un acto de mala fe. Y para nada debería avalarse este tipo accionar a la hora de extinguir una marca.
Las marcas zombies son un claro ejemplo de cómo el concepto tradicional de uso se puede cuestionar, pero no es el único.
- Fanáticos de marcas extranjeras
Además de pensar en marcas que permanecen en la mente de los consumidores pese a caer en desuso, cabe plantearnos la importancia de otro concepto interesante: los fans o seguidores followers de las marcas. Estos son un claro ejemplo de cómo las marcas no sólo pueden llegar a la mente de los consumidores, incluso antes de su efectiva comercialización en el mercado local, sino que pueden captar su atención más allá de las fronteras tradicionales.
Estos apasionados seguidores son aquellos que, a pesar de que un producto o servicio no esté disponible en su país, conocen, admiran e incluso defienden fervientemente la fama y prestigio de una marca y/o una empresa.
Existen muchos ejemplos en el rubro de servicios hoteleros y en gastronomía. El argentino promedio es –o solía ser- un ciudadano viajado, y conoce marcas de hoteles o restaurantes, aunque éstos no existan físicamente en el país. Tal es el caso de algunas marcas de cadenas hoteleras, como RITZ, RIU, CLUB MED o conocidos restaurantes como KATZ’S DELICATESSEN, HOFBRÄUHAUS MÜNCHEN, PETER LUGER, LE PROCOPE, LA BODEGUITA DEL MEDIO y tantos otros.
Otro caso puede ser la marca TESLA de Elon Musk. Aunque no se venden estos autos en Argentina, una porción significativa de nuestra población está familiarizada con la marca y la reconoce por su reputación en la industria. En efecto, los autos TESLA no se consiguen en América Latina –sólo cruzaron la frontera a México-, pero tal es el conocimiento de esta marca que, hubo gran repercusión tras el anuncio de que los vehículos eléctricos desembarcarían aquí. Si bien los autos serían traídos a pedido, TESLA tendrá un propio showroom para deleite de sus fans.16
Es en vistas de lo mencionado que entendemos que los medios e Internet permiten lograr un uso indirecto de la marca, ya que aún sin poder acceder a los productos o servicios, estos fanáticos conocen todo y más sobre sus características, funciones, disponibilidad de colores, modelos nuevos y anteriores, y cualquier otro dato que se nos pueda ocurrir al respecto.
La razón detrás de esta lealtad a marcas que no están disponibles localmente puede ser multifacética: desde la admiración por la innovación y la calidad de los productos hasta la identificación con los valores y la visión de la marca.
Los fans rompen con las fronteras geográficas y hoy son parte de la cultura de consumo global. Hay fenómenos que trascienden territorios y nacionalidades. El papel de Internet y las redes sociales, en esta dinámica, no puede ni debe subestimarse. La conectividad global ha permitido que los consumidores de todo el mundo se conviertan en fanáticos virtuales de marcas que, si bien se encuentran más allá de su alcance físico, están a su alcance virtual.
Mediante las redes sociales, los seguidores pueden compartir su entusiasmo, participar en discusiones y acceder a contenido relacionado con la marca. Este nivel de participación y reconocimiento en línea crea una presencia global para la marca.
Para una visión tradicionalista, esto no sería estrictamente uso en aquellos lugares en donde los productos no están disponibles. Por este motivo, este fenómeno no sólo tiene implicancias en la cultura de consumo, sino también en
el ámbito legal.
En un mundo interconectado, el concepto tradicional de uso marcario debe amoldarse a lo moderno y expandirse más allá de la lógica conservadora. Los fans o seguidores no son más que testigos de cómo la presencia y la influencia
de una marca trasciende fronteras, rompiendo con los límites impuestos. Su participación activa en línea y su compromiso con la marca son un claro indicio de que el concepto de uso marcario ha evolucionado con la era global-digital.
En resumidas cuentas, negarles virtualidad a los fenómenos mencionados no sería acertado. Ya sea por el posicionamiento y lugar que han logrado –aunque sea en la mente del consumidor-, o bien por el fanatismo que algunas marcas generan, son marcas merecedoras de protección, sin importar si existe o no uso actual en un territorio determinado.
A modo de cierre y con ánimo de preservar al consumidor y a las sanas prácticas comerciales, pensamos que, mientras los conceptos tradicionales sigan siendo la única guía o regla válida para determinar si existió o no uso a efectos marcarios, estaremos ignorando los matices que impone el mercado actual.
Como vimos, en la Unión Europea ya se están tomando decisiones que van más de la mano de los conceptos modernos que de los tradicionales. Esto está sucediendo.
La tecnología, la globalización y la evolución de las prácticas comerciales obligan una revisión de lo que tomamos por válido. Han desafiado y continúan ampliando la comprensión y la verdadera definición de los conceptos legales, lo que hace que la protección de las marcas nos resulte a quienes velamos por ella, una tarea dinámica y para nada aburrida.
Conclusiones
En el fascinante y siempre cambiante mundo de la PI, aún seguimos empleando conceptos tradicionales que intentan aferrarse y ponen resistencia a la era moderna. No podemos dejar de lado los fenómenos que la normativa no ha anticipado.
Tampoco podemos subestimar la importancia del uso de una marca en el mercado real, y debemos reconocer que el mercado actual ha ampliado las fronteras de lo que debería constituir uso válido en términos marcarios.
En la era moderna, donde las marcas pueden ser reconocidas y apreciadas por consumidores de todo el mundo, incluso cuando los productos o servicios no están disponibles localmente, es importante adaptar nuestros enfoques legales y conceptuales. Debemos considerar nuevas perspectivas y reconocer que el poder de una marca se extiende más allá de las fronteras y hasta puede estar alojado en la mente de los consumidores.
En última instancia, la modernización de los conceptos en el derecho de marcas es esencial para mantenerse al día con la dinámica cambiante del comercio global y ser fiel a la cultura de consumo, en constante evolución. Es un recordatorio de que, en un mundo cada vez más interconectado, las marcas tienen el potencial de influir y ser apreciadas en todas partes.
Así, es imperiosa la necesidad de replantearnos si hace sentido jurídico o sentido de mercado que cualquier marca quede a merced de una cancelación por aplicar un concepto tradicional sin flexibilidad.
El primer e inmediato paso será sentar precedentes locales que dejen de apegarse a los conceptos jurídicos tradicionales, y se hagan eco de los fenómenos que nos presenta la realidad.
Citas:
1 Art. 26 de la Ley de Marcas: “A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. (…)”. A los fines de este artículo, el
requisito de uso en el país será llamado requisito espacial
2 Ley 22.362, Art. 4: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. (…)”.
3 Ley 3.975, Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura. B.O. 27/11/1900, derogada por la Ley 22.362.
4 Ley 3.975, Art. 7: El empleo de la marca es facultativo. Sin embargo, podrá ser obligatorio, cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran.
5 Ley de Marcas y Designaciones, 26/12/1980.
6 DNU 27/2018, Ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación, B.O. 18/6/2018.
7 Art. 26 de la Ley de Marcas: A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. (…)
8 Standard International Management LLC –parte actora-, v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) –parte demandada-, y Asia Standard Management Services Ltd –otra parte ante EUIPO Board of Appeal-, Case T-768/20.
9 Caso R828/2020-5, 27/11/2020.
10 Marca registrada el 8 de julio de 2011, para proteger productos y servicios de las clases 18, 25, 38, 39, 41, 43 y 44.
11 Standard International Management, LLC –recurrente- v. Asia Standard Management Services Limited –demandado-. Resolución de la 4ª Sala de Recurso EUIPO (R 361/2023-4), que, en el mismo sentido que el TGUE, revoca la resolución de la División de Anulación de 2 marzo 2020, No. 28 401 C.
12 Ontro Limited –solicitante de la anulación- c. Delta Air Lines, Inc. –parte demandada-, 15/8/23, R-361/2023-4.
13 Causa 4671/2006 – “El Trust Joyero Relojero S.A. c/ Carvallo, Gustavo Sergio y otro s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios” – CNCIV Y COMFED – SALA II – 06/10/2011 (elDial.com AA706D).
14 “Marcas muertas”. El aprovechamiento de prestigio ajeno. Revista RYD República y Derecho, ISSN-L 2525–1937, Volumen III (2018), Artículos Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina –apartado 6. a-.
15 AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE (Tribunal de Marca Comunitaria), Procedimiento Juicio Ordinario N° 688/12. Caso Famobil. Sentencia de 10 de enero de 2014.
16 Tesla llega a la Argentina con un nuevo “dólar Frank Sinatra”, por BAE negocios.
