Prueba de Uso: Una valiosa guía elaborada por la Oficina Española de Patentes y Marcas
Prueba de Uso: Una valiosa guía elaborada por la Oficina Española de Patentes y Marcas
En marzo de 2021 la Oficina Española de Patentes y Marcas publicó su Manual Informativo sobre Prueba de Uso. Estas directrices consisten en una compilación de algunos principios ya recogidos por la jurisprudencia de nuestros Tribunales, y brindan asimismo un tratamiento sistematizado a otros aspectos que resultan aplicables al sistema marcario argentino.
Antecedentes normativos
Cabe recordar que a raíz de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 23/2018 se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con particular enfoque en las disposiciones de carácter procedimental. Como consecuencia de ello, se incluyó dentro del Artículo 21, inc. 3) de la Ley de Marcas Española la posibilidad de que, a instancias del solicitante, el titular de una marca fundamento de una oposición deba aportar prueba de uso de su marca dentro de los cinco años previos a la fecha de presentación de la solicitud de marca opuesta, o de su fecha de prioridad. A falta de dicha prueba, se desestima la oposición.
Principios generales
En su Manual Informativo la Oficina de Patentes y Marcas Española indica que el oponente debe acreditar con su prueba cuatro factores, a saber, lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente respecto de los productos y/o servicios para los cuales se encuentre registrada. El tratamiento de los dos últimos factores – alcance y naturaleza – resulta particularmente útil.
Alcance del Uso
El Manual establece que el oponente debe acreditar la magnitud del uso de su marca. Para ello se tendrán en cuenta ciertos factores como el volumen comercial, la frecuencia de actos de uso, la duración de los actos o la intensidad del uso de la marca. Por supuesto, habrá que estarse a las circunstancias del caso particular pero lo que se requiere es que se acredite que se ha realizado un uso aceptable de la marca.
Naturaleza del Uso
El oponente debe aportar prueba que le permita acreditar que la marca se ha utilizado en el mercado tal y como se encuentra registrada, y para los mismos productos y/o servicios. Para ello, la prueba acompañada debe evidenciar la forma en que la marca ha sido comercializada en el mercado.
Entre las pruebas más frecuentemente utilizadas se mencionan las siguientes:
- Fotografías: de las que se pueda deducir la fecha y forma de uso de la marca.
- Facturas: incluyendo datos como fecha del documento, lugar de facturación, importe y/o referencias cruzadas de la marca entre catálogos o listas de productos.
- Catálogos: incluyendo información relativa a su distribución con referencias cruzadas a facturas, fotografías etc.
- Publicidad, revistas, periódicos, folletos: con fecha de publicación, lugar de publicación, alcance territorial de la distribución, número de inserciones, número de lectores, información sobre gastos incurridos en publicidad.
- Presencia en ferias: información acerca del lugar y fecha de la feria, y la exposición de la marca.
- Embalajes: constando la fecha de utilización, el uso como marca y en relación a los productos.
- Estudios de mercado, encuestas.
- Informes anuales: informes de ventas, distribución.
- Listas de precios.
- Evidencias on-line: página web propia, redes sociales, etc. que puedan evidenciar la fecha de publicación.
- Declaraciones juradas ya sea internas o de cámaras de comercio, asociaciones de consumidores o fabricantes, etc.
Cabe señalar que la Ley de Marcas Española reconoce expresamente las disposiciones del Artículo 5, inc. c), apartado 2 de la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial el cual dispone que la utilización de una marca bajo una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que está registrada no causará la invalidación del registro. En consecuencia, el Manual indica que se debe analizar si la modificación introducida en la marca causa en el consumidor medio la misma impresión general que el registro original.
En el supuesto de que la marca sólo esté en uso para una parte de los productos y/o servicios protegidos por su registro, sólo se considerarán a efectos de la procedencia de la oposición aquellos cuyo uso sea efectivamente probado.
Falta de uso de la marca por motivos ajenos a la voluntad
El oponente puede demostrar que han existido causas justificativas de su falta de uso de la marca registrada. Entre ellas, se mencionan aquellas que cumplan con los siguientes requisitos:
- guardar relación directa con la marca;
- hacer imposible o no razonable el uso de la marca; –
- ser independientes de la voluntad de su titular.
Entre otros ejemplos de causas justificativas de la falta de uso de una marca figuran las que se detallan a continuación:
- las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los productos y/o servicios para los cuales se encuentre registrada;
- la posibilidad que el Estado pueda impedir la venta, por motivos de salud o defensa nacional, de cualquier producto;
- posibles monopolios estatales; y
- causas de fuerza mayor reguladas en el Código Civil Español.
Por otra parte, como ejemplos de causas que no se consideran justificativas de la falta de uso, se señalan las siguientes:
- Las complicaciones económicas o financieras de una empresa derivadas de una recesión económica, de sus propios problemas financieros, de estar incursos en procedimientos concursales o del cese temporal de actividades.
• El tiempo necesario para proceder al lanzamiento del producto y/o servicio concreto.
• El hecho que el titular de la marca oponente se encuentre en negociaciones para ceder el signo a un tercero.
• La interposición de una demanda de nulidad de la marca frente a la cual el oponente haya decidido paralizar el uso de la marca.
Comentarios finales
De acuerdo con lo manifestado por el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del total de oposiciones con petición de prueba de uso, aproximadamente el 27% concluyó con la concesión de la marca opuesta al desestimarse la oposición del tercero por la falta de prueba de uso de la marca oponente.
Si bien los beneficios de este procedimiento no son objeto de análisis en este artículo, resulta interesante señalar su efectividad, ya que el solicitante no se ve obligado a requerir la caducidad de la marca oponente para poder obtener la concesión del registro de su marca con los costos adicionales que ello implica. Por el contrario, el solicitante cuenta dentro del mismo trámite de su solicitud con una herramienta más expeditiva y menos costosa que le permite requerir al oponente que aporte pruebas respecto del efectivo uso de la marca oponente, como requisito previo para la procedencia de la oposición. Tal vez podría considerarse la adopción en el futuro de un procedimiento similar dentro del sistema marcario argentino.
Para más información contactarse con: mlsantamaria@ojambf.com
