Reseña de la nota “Algunas reflexiones sobre el concepto de uso de una marca como requisito de conservación de un registro”, publicada en el Suplemento Propiedad Industrial – elDial.com, 10 de octubre de 2023.
Por Juan Carlos Ojam y Camila Sirianni.
En primer término, los autores resaltan los desafíos a los que nos enfrentamos los actores del mundo de la Propiedad Intelectual (PI), a raíz de los cambios generados por la omnipresencia de la Internet y las redes, y la consecuente desfiguración de las fronteras.
En este nuevo contexto, el artículo aborda uno de los principales desafíos para lograr la efectiva protección de los activos intangibles: cómo adaptar e interpretar las normas respecto del requisito de uso para la conservación de un registro marcario.
Sobre la importancia de este requisito, recuerdan los autores que el uso en la República Argentina es un requisito sine qua non para repeler una acción de caducidad por falta de uso contra un registro. Es por ello que se preguntan si esta afirmación no admite matices, si no depende del tipo de marca cuestionada, de las características del consumidor al que está destinada, o de las pruebas que se puedan aportar, entre otros factores.
La propuesta de los autores es amoldar el concepto tradicional de uso marcario y expandirlo más allá de la lógica conservadora, es decir, la que únicamente lo asocia con la comercialización de un producto o la prestación de un servicio en el mercado local.
En su opinión, corresponde evolucionar y darle relevancia a la presencia de una marca no sólo en el mercado, sino en la mente de los consumidores. Este fenómeno se puede dar con una marca que aún no llegó formalmente al país o con una marca que, debido a decisiones empresariales o por los embates del comercio, dejó de existir.
En esta línea de pensamiento, los autores hacen una distinción entre el lugar de la prestación y el lugar de uso de la marca, y explican que este último puede estar configurado por un mercado geográfico más extenso que el territorio en el que se prestan los servicios.
Para fundar su postura, citan el precedente extranjero resuelto el 13 de julio de 2022, por la Novena Sala de Recurso del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que revirtió la declaración de cancelación de la marca THE STANDARD, entre otros. El Tribunal distinguió expresamente entre el lugar de prestación de los servicios y el lugar de uso de la marca, y dejó sin efecto la cancelación, al considerar probado el uso efectivo dirigido a la Unión Europea, a pesar de que los servicios de hotelería se prestaban en los Estados Unidos de Norte América.
Continúan los autores citando claros ejemplos de marcas que están en la mente de los consumidores y merecen protección frente a eventuales pedidos de cancelación por falta de uso: las marcas zombies y losfanáticos de marcas extranjeras.
Nos explican que las marcas zombies son aquellas que, por cuestiones económicas o decisiones empresariales o comerciales, son retiradas del mercado, pero se resisten a morir. Habiendo adquirido calidad de notorias –o no necesariamente-, caen en desuso y aun así permanecen en la memoria de los consumidores.
Con relación a los fanáticos o seguidores followers de marcas extranjeras, cuentan que son aquellos que, a pesar de que un producto o servicio no esté disponible en su país, conocen, admiran e incluso defienden fervientemente la fama y prestigio de una marca y/o una empresa. Sobre este fenómeno resaltan que las marcas que ellos siguen pueden llegar a la mente de los consumidores, incluso antes de su efectiva comercialización en el mercado local, fenómeno que pone en jaque el criterio tradicional de uso local.
Según la opinión de los autores, negarles virtualidad a los fenómenos mencionados no sería acertado. Por el posicionamiento y lugar que han logrado –aunque sea en la mente del consumidor-, o bien por el fanatismo que algunas marcas generan, son marcas merecedoras de protección, sin importar si existe o no uso actual en un territorio determinado.
A modo de cierre, concluyen los autores que, mientras los conceptos tradicionales sigan siendo la única regla válida para determinar si existió uso a los efectos marcarios, estaríamos ignorando los matices que impone el mercado actual.
Invitamos a leer la nota completa acá.
Para más información contactarse con jcojam@ojambf.com y csirianni@ojambf.com
