Una clase magistral en materia de marcas

En mayo de 2022 conocimos la resolución definitiva de un conflicto marcario que había iniciado 12 años antes entre Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia (Ferrum) y Facebook Inc. (Facebook). Se trata de un conflicto por oposición y cese de uso iniciado en vigencia de la anterior ley de marcas, por lo que la cuestión fue dirimida en la justicia, tanto en primera instancia como en la instancia de alzada.

Más allá de las distintas cuestiones específicas que fueron sometidas a decisión de la justicia por cada una de las partes, según desarrollaremos en los siguientes párrafos, el fondo del asunto en este caso era determinar si las marcas y eran lo suficientemente similares como para ordenar el cese de uso de la marca y vedar la coexistencia de las marcas en el registro. Y decimos en el registro porque, en el mercado, las marcas coexistieron entre, -al menos- el año 2004, cuando Facebook realizó su lanzamiento mundial, y el año 2022, cuando el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal fue emitido.

Pero vayamos al detalle del caso: una controversia entre Ferrum y Facebook que involucró cinco procesos acumulados entre las mismas partes.

El primer reclamo, que resulta ser la causa acumulante, fue judicializado por Ferrum contra Facebook, en relación con siete (7) solicitudes de marca , que Facebook presentó en el año 2010 para identificar productos de la clase 9, y servicios de las clases 35, 36, 38, 41, 42 y 45. En este proceso, que inició en agosto de 2011, Ferrum argumentó que estas marcas eran confundibles con su logotipo institucional , y solicitó: i) que se ordene el cese de uso de la marca solicitada por Facebook; ii) que se declaren fundadas sus oposiciones; iii) que se ordene a la demandada a tomar los recaudos y medidas necesarias para que terceros no utilicen el signo cuestionado; y iv) que se ordene la publicación de la sentencia en medios de comunicación masiva a costa de Facebook.

Al momento de contestar demanda, Facebook preliminarmente planteó la prescripción de la acción sobre la base de lo normado en la Ley de Marcas, habida cuenta que desde el año 2007 y hasta el 2010, que es la fecha de la presentación de las oposiciones, Facebook había utilizado su logo en forma pacífica, ininterrumpida y ostensible, y había permitido que terceros usen el signo mediante licencia.

Las restantes causas, acumuladas al proceso principal, fueron iniciadas por Facebook contra Ferrum en febrero, mayo y agosto de 2012, y pretendían que se declaren indebidas las oposiciones que Ferrum presentó contra las siguientes solicitudes de marca de Facebook:

“F8” (denominativa), en clases 38 y 41;
, en clases 9, 35, 36, 38, 41, 42 y 45;
, en clases 35, 36, 38 y 41; y
, en clases 9, 16, 35 y 36.

El fondo de la cuestión

Comencemos el relato identificando a las partes, tal como ellas mismas se presentaron en el conflicto. Por un lado, Ferrum es una empresa nacional, líder en el mercado de artefactos sanitarios de cerámica y con importante presencia en el mercado de tableros de fibra de madera, bañeras de acrílico e hidromasaje, entre otros. Se trata de una compañía que está en actividad desde el año 1897, que afirma que es conocida positivamente por el público consumidor, quien también conoce su destacada trayectoria en la industria nacional.

Por su parte, Facebook es una compañía que comenzó a ofrecer sus servicios de redes sociales en forma global desde el año 2004, con más de mil millones de usuarios en el mundo, e incluso millones de usuarios en Argentina (al menos al momento de la traba de la litis), que utiliza su marca frecuentemente en publicidad, como forma de fomentar las relaciones entre la empresa y sus clientes, siendo Facebook su intermediario. Facebook argumenta que su marca es una marca notoria.

Los argumentos que sustentan la posición de Ferrum y fundan su reclamo pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Que la marca constituye el signo que Ferrum eligió como logotipo institucional a mediados de la década del ’70, y cuyo registro marca solicitó en 1973, más allá de que también es una designación comercial en los términos de la Ley de Marcas;
Que la marca de Facebook es confundible con su logotipo institucional, y presenta una tipografía idéntica a la suya, además de una misma tonalidad de colores, lo que genera un riesgo de dilución marcaria mayor de lo habitual, y que el daño a la marca se produce con independencia de la clase, por lo que no resulta aplicable el principio de especialidad;
Que su marca es una marca notoria, y que Facebook aparece en un tiempo notablemente posterior;
Que la marca sólo es conocida en el ámbito de la informática;
Que, si bien los servicios brindados por ambas compañías no guardan en principio relación, igualmente se genera confusión en el público consumidor; y que su actividad no sólo se limita a la fabricación de muebles, sino que también desarrolla tareas comunitarias que se identifican con su marca ; y
Que, si bien la marca de Facebook es notoria, tal característica no autoriza a violar marcas registradas de terceros precedentes en el tiempo.

Los argumentos de Facebook en defensa de sus solicitudes de marca son los siguientes:

Que Ferrum ya consintió a otros registros marcarios que Facebook obtuvo en Argentina, y que su logo ya fue registrado en innumerables jurisdicciones del mundo;
Que la marca es una marca notoria, mediante la cual se ofrecen servicios en más de 70 idiomas y a más de mil millones de usuarios en el mundo;
Que no puede haber ni confusión ni dilución con fundamento en una designación marcaria, ya que esta sólo protege la actividad que desarrolla su titular, y no otras actividades o ramos diferentes, y que las empresas no se desenvuelven en el mismo mercado, lo que descarta el aprovechamiento indebido de la fama y prestigio de una marca ajena;
Que el registro de una marca compuesta por una sola letra (en este caso, la letra “F”) debe ser considerada como un signo débil, por lo que no puede pretenderse monopolizar la letra, ni tampoco los colores cuando se han reivindicado colores específicos;
Que debe mitigarse el rigor del cotejo, por cuanto Ferrum utilizó marcas de defensa para oponerse a estas solicitudes, siendo que no utiliza sus marcas en clases 38, 41 y 42;
Que las marcas en pugna ya coexistían pacíficamente en el mercado, y que es imposible dar cumplimiento a una orden judicial por cese de uso por el impacto que ya ha causado el signo en el público consumidor, comprobable a partir de la gran clientela ya generada por Facebook, y que debe ser resguardada;
Que resulta de aplicación la teoría de los actos propios, habida cuenta que i) Ferrum solicitó también el registro de su marca en Estados Unidos de América, y a tal fin declaró que su marca no se confundía con ninguna marca existente en dicho país; y ii) Ferrum tenía conocimiento de la existencia de la marca , por cuanto posee una página para su negocio en Facebook, abierta el 21 de septiembre de 2008.

La resolución judicial

En marzo de 2021, el fallo de primera instancia resolvió la cuestión a favor de Facebook: hizo lugar a la excepción de prescripción planteada, rechazó la demanda de Ferrum y admitió las demandas de Facebook.

Para ello, el magistrado inicialmente se refirió a la excepción de prescripción, en función de lo normado en el artículo 29 de la Ley de Marcas: “Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación. La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso”. Sobre esta cuestión, el magistrado señaló que Facebook comenzó el uso público y ostensible de su marca en febrero de 2004, y que en febrero de 2008 se creó el sitio web en español. Asimismo, atento a las probanzas en la causa, se dio por acreditado que Ferrum creó una cuenta en Facebook el 21 de septiembre de 2008, fecha en la cual ineludiblemente tomó conocimiento de la existencia de la red social. Así, y teniendo en cuenta que el reclamo inicial de Ferrum fue judicializado el 5 de agosto de 2011, el plazo de un año previsto en nuestro ordenamiento ya había transcurrido. En consecuencia, se hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Facebook, y se rechazó la petición de cese de uso de marca, lo que tornó inoficioso el tratamiento de las pretensiones de que Facebook tome los recaudos y medidas para que terceros no incurran en el uso del signo cuestionado, y de la publicación de la sentencia en los medios de comunicación masiva.

Luego, el fallo se refirió al carácter de “notoria” de la marca de Facebook, y resolvió que debe considerárselo como un factor de diferenciación y no un elemento de acercamiento, ya que es la misma notoriedad lo que resulta determinante para considerar que los signos en pugna resultan inconfundibles. Destacó además que, si bien la marca es altamente reconocida en el rubro de los sanitarios, no es una marca notoria, lo que torna aplicable el principio de especialidad: el derecho de propiedad de una marca se extiende al universo comprendido en la clase solicitada, o al conjunto de bienes y servicios de la clase al que el peticionante voluntariamente delimitó el registro. Sobre la base de este fundamento, el fallo determinó que las clases 16 y 38 quedaban exentas del cotejo.

Con respecto a la posible similitud entre los signos, el magistrado resolvió que, siendo que ambas marcas están integradas por la letra “F”, que resulta ser de uso común, sus titulares deben saber que sus marcas tendrán que coexistir con las registradas anteriormente, y con las que se han de solicitar en el futuro, y que no puede desconocerse que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva de las partículas coparticipadas, insusceptibles de privilegio marcario.

El carácter de gran renombre de la marca viene aparejado por el objeto al que se dedica, y esta circunstancia es la que la protege de su propia dilución: el público consumidor (en el rubro de los productos sanitarios y de mobiliario) no podrá ser inducido a adquirir productos sanitarios en confusión con una red social, porque la dilución no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad.

Finalmente, y sobre la base de que la letra “F” es un signo débil desde el punto de vista de la similitud confusionista conforme el desarrollo anterior, el magistrado de grado se refirió a las restantes marcas solicitadas por Facebook y cuestionadas por Ferrum, y concluyó que: i) el signo “F8” no sólo revestía el carácter de marca denominativa, en comparación con la marca mixta de Ferrum, sino que también contaba con el agregado del número “8”, que le aportaba capacidad distintiva suficiente para disipar cualquier posibilidad de semejanza; que; ii) existían suficientes diferencias gráficas entre las marcas y , y que iii) en ninguno de los casos existía confusión desde el plano fonético -puesto que la comparación era entre signos figurativos-, y que tampoco existía confusión desde el plano ideológico, porque en todos lo casos se trataba de signos de fantasía.

Ferrum apeló la sentencia de primera instancia el 26 de octubre de 2021, lo que mereció la réplica de Facebook el 11 de noviembre de 2021. En cuanto a la prescripción planteada por Facebook, y admitida en primera instancia, Ferrum sostuvo que era de aplicación el plazo de 3 años previsto en el artículo 36 de la Ley de Marcas, y no el de 1 año que rige para las designaciones. Para fundar su posición, Ferrum postuló la imprescriptibilidad de la acción, porque el uso indebido que le atribuía a Facebook era continuo. Asimismo, Ferrum insistió en el carácter notorio de su marca , registrada en todas las clases, por lo cual argumentó que no regía el principio de especialidad. Finalmente, puntualizó que la marca estaba presente en los medios masivos de comunicación y era utilizado por personas y empresas de cualquier sector con fines publicitarios por lo que, si bien la actividad comercial de las partes era distinta, el error del público consumidor sobre los productos ofrecidos resultaba factible.

En la instancia de alzada, emitido en mayo de 2022, el fallo de Cámara confirmó la sentencia apelada, y comenzó el decisorio señalando que la acción de prescripción no era para la designación (según el artículo 29 de la Ley de Marcas) sino para la marca, conforme el artículo 36 de dicha norma, que establece que: “El derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en el que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho”. Sin embargo, la alzada señaló que la interpretación racional de la ley no admite la imprescriptibilidad general que proponía Ferrum, por cuanto ello contraría el principio civil que postula que todas las acciones son prescriptibles, especialmente cuando el plazo extintivo está expresamente previsto en la norma. Agregó también que Ferrum no ejerció la acción civil derivada de la comisión de un delito marcario, sino la que concierne a la supuesta similitud confusionista de un registro ya obtenido, sin que mediara oposición de su parte. Finalmente, concluyó que la continuidad en el tiempo del uso indebido de una marca similar a otra no determinaba la imprescriptibilidad de la acción civil, y especificó que Ferrum no había indicado el momento a partir del cual Facebook empezó a utilizar su marca, sino que la única fecha que había consignado sobre el tema era el 18 de enero de 2010 (fecha en que Facebook solicitó el registro de la marca ), aclarando que Facebook estaba haciendo uso del signo en cuestión por sí o a través de terceros, sin mayores precisiones. Al evaluar esa cuestión, el tribunal entendió que, antes de la fecha de solicitud de registro de las marcas por Facebook, sólo existían dos fechas: la del registro de Facebook (denominativa y mixta) el 17 de marzo de 2009, y la apertura de la página que Ferrum posee en Facebook, el 21 de septiembre de 2008. Ambas fechas están en directa relación con la utilización de la marca por Facebook, hecho que no podía ser desconocido por Ferrum. Así las cosas, aunque se tomara el punto de partida más conveniente a Ferrum (18 de enero de 2010), la prescripción anual se había cumplido al momento de promover el litigio, en agosto de 2011.

Con respecto a los conflictos entre las marcas “F8” (denominativa) y , y entre los signos y , el tribunal de alzada confirmó la sentencia de grado que postulaba que no existe riesgo de confusión entre los signos.

Finalmente, en cuanto al conflicto entre las marcas y , el tribunal también se refirió específicamente a los servicios de clases 35, 36, 38, 41 y 42, que Ferrum mencionó eran de su interés para la marca , aunque no fueran centrales para el desarrollo de su negocio. Sobre esta cuestión, la Cámara mencionó que, más allá de las manifestaciones de Ferrum, no existía prueba en la causa que corroborara la existencia del uso mencionado y que, teniendo en cuenta que ninguna de esas tareas constituye su actividad comercial principal (que es, el desarrollo, la producción y comercialización de productos sanitarios para el baño, la cocina y el lavadero), los registros que Ferrum posee en clases 35, 36, 38, 41 y 42 debían considerarse “marcas de defensa”. Esa circunstancia mitigó el rigor de la confrontación de los signos, máxime a la luz de la trayectoria de cada empresa, los productos y servicios que comercializan, el modo en que explotan sus marcas, y el grado de conocimiento que el público tiene de cada una de ellas.

Además de las diferencias entre las distintas actividades de las empresas, que se proyecta en mercados y ámbitos geográficos claramente distintos (sanitarios para Ferrum, dentro del territorio nacional, y servicios de red social para Facebook, a nivel mundial), la realidad de los hechos demuestran que los consumidores de Facebook emplean la marca para informar la cuenta que poseen en esa red social, mientras que Ferrum utiliza la marca en su documentación comercial, en el packaging de sus productos y en la publicidad gráfica.

La Cámara reiteró que Facebook es marca notoria en el plano mundial, mientras que Ferrum no lo es, sin perjuicio del prestigio que tiene en el rubro de los sanitarios y, en este orden de ideas, señaló que la utilización de la marca en el extranjero tenía una incidencia jurídica en este caso, mientras que el prestigio de la marca está inescindiblemente unida al plano local. En definitiva, y teniendo en cuenta que no se había aportado a la causa prueba concreta sobre el peligro de confusión, la Cámara interpretó que no existía un peligro real de confusión porque no existía posibilidad de que el público consumidor, que por lo general es normal, lúcido y con moderada desconfianza, pudiera incurrir en confusión creyendo que corresponde a la empresa de sanitarios Ferrum.

Conclusiones

Este fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal, que confirma la sentencia de primera instancia, es en nuestra opinión una clase magistral de enfoque práctico sobre una gran cantidad de figuras teóricas de aplicación cotidiana en conflictos de naturaleza marcaria, tales como: los tres planos de cotejo (gráfico, fonético e ideológico); la diferencia entre la notoriedad y el renombre de una marca; la debilidad de los registros marcarios compuestos por una sola letra -y su imposibilidad de monopolio-; la coexistencia en el mercado; las marcas de defensa; el principio de especialidad; la dilución marcaria; y los factores que condicionan o mitigan el rigor de la confrontación marcaria, incluyendo como “bonus tracks” también la (im)prescriptibilidad de la acción civil; la teoría de los actos propios; y la injerencia de la proyección en los mercados y ámbitos geográficos, como circunstancias objetivas de la causa.

Pero lo relevante de la cuestión reside en que la decisión adoptada resulta ser clara, criteriosa y lógica, alineada a la percepción que uno podría tener al comparar intuitivamente los signos, incluso sin el detalle de las argumentaciones del caso. Esa circunstancia solamente parece factible cuando las marcas son renombradas o notorias (como ocurre en este caso) y el consumidor promedio cuenta con suficiente información específica sobre los rubros en los que cada una de las partes desarrolla sus actividades.

Si bien esta controversia llevó 12 años en dilucidarse, entendemos que se ha hecho justicia, a través de la aplicación de conceptos teóricos ajustados a la realidad de los hechos.

Para más información contactarse con: pgalvan@ojambf.com

Una clase magistral en materia de marcas