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De las así llamadas “marcas de repetición”

De las así llamadas “marcas de repetición”

Por Raquel Flanzbaum.

En una reciente resolución, de fecha 21 de abril de 2021, la Sala Sexta ampliada del Tribunal General de la Unión Europea confirmó la decisión del tribunal inferior de la Oficina de Marcas y Patentes de la Unión Europea (E.U.I.P.O., según las siglas de su nombre en inglés: European Union Intellectual Property Office), que había declarado parcialmente inválido el registro de la marca europea MONOPOLY, por haberse determinado que su titular, Hasbro, Inc., había actuado de mala fe al presentar la soicitud con el propósito de evitar tener que demostrar uso de dicha marca.  

Concretamente, el Tribunal expresó que la presentación reiterada de la misma marca esencialmente tenía por finalidad, admitida por la propia titular, de no tener que acreditar el uso de dicha marca, prolongando así el período de gracia de cinco años, lo que fue considerado abusivo y fraudulento.  

Dejando de lado los vericuetos de los hechos y el derecho aplicable al caso, es interesante trazar cierto paralelismo con la jurisprudencia de nuestros tribunales, pues encontramos varias semejanzas con los casos que los jueces han tenido oportunidad de dirimir en nuestro país.

En efecto, ya desde 2007 los tribunales argentinos se ocuparon de este tema, habiendo determinado que solicitar quinquenalmente el registro de la misma marca con insignificantes variantes estéticas que no afectan la sustancia del elemento denominativo, vicia de nulidad al registro, y que su detección en un caso puntual conducirá a la anulación.

Estamos en presencia de las así llamadas localmente “marcas de repetición”. Son varios los fallos que tuvieron oportunidad de considerarlas:

En el más antiguo, Laboratorios Bagó c/Biotenk s/Cese de Uso de Marca, de 2007, se hizo hincapié en que esta práctica, por demás repetitiva, no debía ser tolerada. El tribunal destacó precisamente que dicha práctica se verificaba aproximadamente cada 5 años, registrándose una marca nueva al cabo de ese período, que sólo era una variación no esencial de la anterior que, a su vez, no había tenido ningún uso.

En un caso posterior, “Roemmers S.A. c/Laboratorios Casasco S.A. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, de 2011, prácticamente ocurrieron las mismas circunstancias de hecho, estableciéndose que la práctica repetitiva recién mencionada burlaba la ley de marcas, siendo fraudulenta y viciada de nulidad.

Las mismas consideraciones se formularon en el caso más reciente, “Bagó Group S.A. c/Laboratorios Elea Phoenix S.A. s/Cese de Oposición al Registro de Marca”, resuelto el 5 de marzo de 2021, condenándose igualmente tal accionar.  

Los sucesivos registros se hacían aproximadamente en el quinto año de vigencia del registro anterior para, de este modo, evitar que la marca fuera declarada caduca por falta de uso, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Marcas 22.362 que, si bien fue modificado por la Ley 27.444 (B.O. 18/6/2018), en lo que aquí interesa se mantuvo igual:

ARTICULO 26. —  El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor… (el subrayado me pertenece).

En definitiva, el mismo hilo conductor de algún modo une las distintas jurisdicciones en este tema:

Son inválidos los registros repetidos de la misma marca, hechos cada cinco años, para quedar a salvo de la prueba de uso (en la Unión Europea) o presentados con modificaciones insignificantes para no quedar expuestos a caducidad por falta de uso (en Argentina).

Para más información contactarse con: rflanzbaum@ojambf.com

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