La EUIPO anuló una marca figurativa vinculada con la obra de Banksy “Laugh Now”
Por Raquel Flanzbaum y Santiago Durañona.
La EUIPO anuló una marca figurativa vinculada con la obra de Banksy “Laugh Now”. Fundamentos de la decisión y comentarios desde la óptica del derecho argentino
El 18 de mayo de 2021, la División de Anulación perteneciente a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (“EUIPO”), en la decisión Nro. 39873 C, determinó que la marca registrada Nro. 17 981 629 perteneciente a Pest Control Office Limited (“Pest Control”) es inválida. Para así decidir, la EUIPO realizó un estudio de la actitud e intención del titular de la marca al momento de solicitarla, lo que fue clave para arribar a la conclusión señalada.
En primer lugar, el pedido de anulación fue solicitado por la empresa británica Full Colour Black Limited (“Full Colour Black”), dedicada a la elaboración de tarjetas de felicitación. En su solicitud, la empresa requería a la EUIPO la declaración de invalidez del registro de marca perteneciente a Pest Control, sociedad que actúa como representante legal de Banksy y que tiene a su cargo la administración de sus derechos de propiedad intelectual. Su petición se basaba en la mala fe del titular de la marca, dado que consideraban que el único propósito de registrar la obra “Laugh Now” como marca no era su utilización en el mercado sino impedir el uso por parte de terceros. Cabe destacar que Banksy, en su página web, ya había autorizado su reproducción.
No es la primera vez en que una marca de Banksy es anulada por la EUIPO. Previamente, el 14 de septiembre de 2020, en la decisión Nro. 33843 C se había declarado la nulidad de la marca 
, proveniente de su conocida obra “Flower Thrower”, por considerarse también que hubo mala fe ya que el artista nunca había tenido la intención real de usarla como marca, sino que únicamente había solicitado el registro con la intención de impedir su uso por parte de terceros.
En igual sentido, posterior al caso bajo análisis, en las decisiones Nro. 40001 C y 39872 C, la EUIPO decidió cancelar, por los mismos argumentos arriba señalados, las marcas figurativas 
y 
, relacionadas con sus obras “Radar Rat” y “Girl with Umbrella”, respectivamente.
En cuanto a la marca objeto del asunto en análisis, había sido presentada el 07 de noviembre de 2018 y registrada el 08 de junio de 2019 para identificar productos y servicios correspondientes a las clases 9, 16, 25, 28 y 41 del Nomenclador Internacional. El signo figurativo es el que se reproduce a continuación, y se vincula con la obra de Banksy denominada “Laugh Now”:
La decisión de la División de Anulación se basó en que Banksy no tenía ninguna intención de utilizar la marca comunitaria en relación con los productos y servicios señalados. Por el contrario, como comenzó a utilizar el signo un mes antes de la presentación del pedido de anulación, se entendió que dicho uso tuvo como única finalidad eludir los requisitos de la legislación sobre marcas y, por tanto, no había intención real de utilizar el signo como tal.
Además, por si lo anterior fuera poco, tanto Banksy como su representante declararon que el uso había tenido lugar únicamente para cumplir con las leyes de la Unión Europea. Concretamente, el artista callejero había expresado “A veces vas a trabajar y es difícil saber qué pintar, pero durante los últimos meses he estado haciendo cosas con el único propósito de cumplir con las categorías de marcas según la legislación de la UE”[1].
Lo anterior demostraba que la intención no había sido utilizar la marca para comercializar productos o prestar servicios y, en consecuencia, la EUIPO consideró que esto era incompatible con los usos honestos, dejando en claro que la verdadera intención del titular había sido impedir su uso por parte de terceros.
Imaginemos el hipotético caso en el que esta disputa se plantease en la República Argentina. Al respecto, corresponde señalar que, en relación con las causales de nulidad, no existe una única norma que se refiera a la mala fe en la Ley de Marcas Nro. 22.362 (“ley de Marcas”), sino que hay varias.
Parece apropiada la aplicación del inciso (a) de la Ley de Marcas al caso que nos ocupa, que expresa que “son nulas las marcas registradas: … a) En contravención a lo dispuesto en esta ley”.
Particularmente, podría aquí sostenerse que el solicitante infringió, ab initio, el art. 4to de la Ley de Marcas, que es claro al determinar que “(…) Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.”
Corresponde agregar que, además, como fundamento jurídico del reproche al obrar de Banksy, podrían mencionarse la normativa de derecho común contenida en el Código Civil y Comercial de la Nación, en particular los arts. 10, 279, 386 y 1004 de dicho cuerpo legal.
En línea con lo anterior, nuestros tribunales podrían haber arribado a una decisión similar a la adoptada por la EUIPO, ello en tanto los registros marcarios de Pest Control fueron solicitados sin la intención de ser utilizados como tales, lo que, sin dudas, desde nuestra perspectiva, sería violatorio de una de las finalidades primordiales de la Ley de Marcas, es decir, la protección de las sanas prácticas comerciales.
Por último, vale aclarar que, de haberse encontrado la marca del artista dentro del plazo previsto en el art. 26 de la Ley de Marcas y, de cumplirse con sus previsiones, también habría sido susceptible de ser cancelada por falta de uso y, entonces, dicha acción hubiese bastado para que el registro en cuestión fuera declarado caduco.
Para más información contactarse con: rflanzbaum@ojambf.com.
[1] Disponible al 26/07/2021 en el sitio web https://www.techdirt.com/articles/20200914/18165745307/banksys-weakass-attempt-to-abuse-trademark-law-flops-following-bad-legal-advice.shtml
